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廣西知識產權律師:桂林中輝假冒美國強生“ONETOUCH”商標案剖析
作者:管理員    發布于:2017-09-13 15:42:43    文字:【】【】【

作者  廣西金飛律師事務所 韋云毅律師 13377232808

【案件背景】

美國強生——全球醫療巨頭,桂林中輝——中國境內一家年銷售額3000萬的小公司,有如巨人與小孩,人們幾乎猜不到兩家企業會有什么交集,但實際上,這兩家企業不但存在交集,而且這個交集竟然是幾乎讓桂林中輝徹底死掉的商標侵權案。正是因為這個商標侵權案,桂林中輝的多名經營者被逮捕,企業經營陷入停滯,已至破產邊緣,其中一名經營者在羈押過程中患病,取保候審之后,還沒等到案件判決就逝世,因此,說本案是“血案”也不為過。

桂林中輝似乎敗局已定。

但在20141月,國家商標評審委員會的一紙商標撤銷裁決讓本案峰回路轉,桂林中輝突然從被告人翻身轉為原告,并準備向美國強生提出巨額索賠,而美國強生瞬間從被害人又變成被告,案情之跌宕起伏,堪為假冒商標案之經典。

這一切,竟是緣起一個“ONETOUCH”商標與一個“ONE TOUCH”字樣,二者的差別,僅僅是ONETOUCH之間差了一個空格。

事情要從10年說起。

【案情簡介】

美國強生及其他全球巨頭生產的血糖儀及試紙在中國占據大部分市場,出于其經營策略,美國強生沒有打算從血糖儀銷售上獲得大額利潤,而是把利潤點放在血糖儀耗材——試紙上。糖尿病患者每天都要進行血糖測試,有的甚至要測3~5次,每次都要使用血糖試紙,并且試紙不能重復使用,因此試紙的用量非常大,價格也居高不下。很自然的,尋求一種物美價廉的替代品就成了內在的市場動力。

2002年,桂林中輝取得了血糖試紙的注冊許可證,可以合法生產與包括美國強生ONETOUCH系列等血糖儀配用的血糖試紙。市場出現了替代品,當然也出現了競爭者,美國強生的市場壟斷由此被打破。

2004年,美國強生在中國申請獲得血糖試紙注冊商標ONETOUCH”,據悉,美國強生原申請注冊的商標為one touch”(onetouch之間有空格,為兩個單詞的組合),但由于該英文詞組具有“一次性使用”和“一觸即成”的含義,而血糖試紙恰恰具有“一次性使用”和“一觸即成”的使用特征,該商標直接描述了商品的特征,違反我國《商標法》第十一條的規定,故未獲得注冊。后美國強生將上述兩個單詞合并,取消中間的空格,變成字母間無空格、亦無含義的字母組合“ONETOUCH”,才于2004721日在中國申請獲得血糖試紙注冊商標。

2005年4月和9月,美國強生先后兩次在全球召回標注為“OneTouch”系列血糖儀產品,原因是血糖儀所用的試紙可能導致測量數值的錯誤。

2006年10月,美國強生在美國宣布,發現大量假冒強生品牌的血糖試紙,出問題的起始是假冒試紙,美國強生召回是背了黑鍋,并指認假冒血糖試紙均來自中國桂林的中輝公司。

桂林中輝予以否認,稱自己僅為外商代工,由外商出口外銷,自己并未假冒,同時亦承認自己根據外商的要求在部分血糖試紙操作部位印制了“one touch”字樣,但該字樣僅為“一次性使用”的說明文字,并非商標,商標、包裝、說明書全都是有外商自行二次加工完成的,并質疑是美國強生為轉嫁召回危機,打擊競爭對手而栽贓桂林中輝。

2007328日,美國強生以桂林中輝與他人共謀,假冒其“ONETOUCH”注冊商標為由,以民事訴狀將桂林中輝起訴至紐約東區法院,索賠金額超過5000萬美元,因法官“有理由懷疑可能存在誣告”,要求強生繳納100萬美元,以備救濟被告,此案便不了了之。

20078月,即美國強生在美國狀告中輝的同時,由美國強生舉報的假冒“ONETOUCH”注冊商標一案也在上海開審,一位蘇姓經銷商被判處假冒注冊商標罪,但認定中輝不存在任何不當行為。

為此,強生再以相同的方式向天津市公安局舉報,天津公安局出具了不予立案通知,認為中輝不構成犯罪。

2007年,美國強生先后向公安部和桂林市公安局舉報獲得突破。桂林警方以假冒注冊商標罪拘留、逮捕桂林中輝的多名經營者,查封賬戶與資產,涉案金額5795萬元,屬于重特大案件。

【鑒定風云】

為指控桂林中輝侵犯商標權,控方聘請鑒定機構進行鑒定。但鑒定書沒有鑒定人簽名,也未蓋鑒定機構公章,部分鑒定人亦為獲得司法鑒定人資格,違反《司法鑒定程序通則》相關規定。法院審理后未予采納,準備擇日宣判。似乎美國強生又一次控告失敗。

然而案件并未如期宣判,反而重新開庭,控方提出了新證據——重新聘請的上海公信揚知識產權司法鑒定所作出的司法鑒定書,認定“桂林中輝生產銷售的血糖試紙上的‘ONE-TOUCH’商標與美國強生公司注冊的第3384889號的‘ONETOUCH’商標屬于使用在同一種商品上的相同商標”。桂林強生頓時陷入絕境。

【絕地反擊】

陷入絕境的桂林中輝決定做最后一搏——向商標評審委員會申請撤銷美國強生的“ONETOUCH”商標。

20141月,商評委經審理認為,爭議商標“ONETOUCH” “ONE TOUCH”標識的唯一區別在于兩單詞之間的空格,一般消費者以普通注意力很難將二者區分,上述兩詞組應屬于近似標識;“ONE TOUCH”有“觸摸開關、一觸即成”的含義,僅直接表示商品的特點;強生公司提供的證據不能證明“ONETOUCH”標識與強生公司產生唯一對應的緊密聯系;桂林中輝使用“ONE TOUCH”標識的時間早于強生公司的商標申請時間,綜上,商評委以不具有顯著性撤消了強生公司的“ONETOUCH”商標。

【形勢逆轉】

ONETOUCH”商標被撤,美國強生控告桂林中輝假冒商標便失去了權利基礎,不但桂林中輝會無罪,且可能因錯誤控告面臨巨額索賠。

當然,美國強生也不會就此認輸,其立即向法院提起訴訟,要求撤銷商評委的裁決,則裁決未生效,若最后裁決被撤銷,還可能再翻盤,繼續追究桂林中輝的假冒責任。

究竟罪與非罪,還看最后判決。

 

【案件剖析】

1、桂林中輝緣何會陷入“假冒注冊商標罪”泥潭?

假冒注冊商標罪是未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,情節嚴重的行為。本案中,由于桂林中輝在糖尿病試紙上印制了與美國強生注冊商標“ONETOUCH”非常接近的商標“ONE  TOUCH”,被認為是相同商品使用相同商標,而被刑事指控,并遭受嚴重損失。

桂林中輝極力否認自己印制的“ONE  TOUCH”字樣是在假冒美國強生的商標,稱“ONE  TOUCH”只是“一次性使用”的通用性使用說明,并且印制該字樣是遵循國外經銷商的指示,與己無關,這一辯解未被法院采納。

桂林中輝作為生產為美國強生“ONE  TOUCH”系列糖尿病測試儀配套使用試紙的廠家,理應知道“ONETOUCH”是美國強生的產品系列標志并于2004年獲得商標注冊,其仍在試紙上印制與該注冊商標相似的字樣,明顯具有攀附他人商標的故意,雖然其強調“ONE  TOUCH”只是“一次性使用”的通用性使用說明,但其未舉證證明在其他廠家的同類產品上也有類似的說明來證明該說明的通用性,且在試紙上除了印制“ONE  TOUCH”字樣外無其他字樣,可以認為是對“ONE  TOUCH”字樣的突出使用,因此,該辯解未被法院采納。

可以看到,桂林中輝的法律風險意識非常淡薄,在他人注冊商標未被撤銷的情況下,僅憑自己認為說得通的理由就敢打他人注冊商標的擦邊球,甚至在2006年被美國強生指責,2007年有經銷商被判處“假冒注冊商標罪”的情形下仍未引起重視,未采取相應的應對措施,終陷入牢獄之災,丟命、丟失長達八年的市場機會,即使將來宣告無罪,一切損失也將無法挽回,慘痛!慘痛!

企業經營,當建立風險意識!

2、控方為何一定要補充“‘ONE-TOUCH’商標與ONETOUCH’商標屬于相同商標”的重新鑒定?控方提出重新鑒定是否合法?

侵犯商標專用權包括使用與他人注冊商標相同的商標和使用與他人注冊商標相似的商標,這兩種行為都是民事侵權行為,其中只有使用相同商標才是刑事犯罪。

關于何為“相同”商標,《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條有詳細規定:具有下列情形之一,可以認定為“與其注冊商標相同的商標”:(一)改變注冊商標的字體、字母大小寫或者文字橫豎排列,與注冊商標之間僅有細微差別的;(二)改變注冊商標的文字、字母、數字等之間的間距,不影響體現注冊商標顯著特征的;(三)改變注冊商標顏色的;(四)其他與注冊商標在視覺上基本無差別、足以對公眾產生誤導的商標。

由于‘ONE-TOUCH’商標與ONETOUCH’有一個空格的差別,符合上述第二項之規定,但畢竟不是完全相同,需要控方對二者“相同”進行闡述,那么提供鑒定意見是最佳闡述方式。在前一鑒定因不符合法定形式不被采納后,控方陷入“證據不足”的尷尬境地,那么控方進行重新鑒定是必然的。

刑事訴訟法明確規定當事人、辯護人、訴訟代理人可以申請重新鑒定,未對控方重新鑒定作出規定,但也沒有禁止。從法理上看,舉證乃是控方應有之職責,當控方證據不足時,應允許控方重新偵查、取證,刑事訴訟法明確規定了在審判過程中,公訴人有權提出補充偵查、延期審理的權利,重新鑒定亦是重新偵查、取證的內容之一,因此控方提出重新鑒定是合法的。作為當事人、辯護人,萬不可因控方證據不足而掉以輕心,因控方可補充也。

3、本案美國強生是否還有翻盤的機會?

本案美國強生蝕了本,不但治桂林中輝之罪未得,反把自己的商標搞得被裁定撤消了,若裁定生效,其在中國的市場影響力要大打折扣,不論是從本案出發還是從中國市場影響力出發,提起撤銷裁定的訴訟是意料之中的事情。欲翻盤,必當全力保住商標。

強生為保住商標可以提的理由不外是:

a)“ONETOUCH”與“ONE  TOUCH”不相似;

b)“ONE  TOUCH”并非直接描述商品特點,或有其他含義;

c)以上雖不成立,但“ONETOUCH”經長期使用獲得顯著性。

下面一一分析:

1)若理由a成立,雖可保商標,但必自認“ONE  TOUCH”字樣根本就不侵犯ONETOUCH”商標,本案強生直接輸掉,況且理由成立的可能性也不大,因此,美國強生肯定不會提;

2)理由b的成立有一定的可能性,“ONE  TOUCH”的含義確實是“一觸即成的,一按即成的”,如移動硬盤上有一個“ONE  TOUCH”備份鍵,意為“一鍵備份”,引申含義為:“簡單操作的”,但僅以此含義認定為直接描述商品特點似乎過于牽強,美國強生恐不會錯過此理由;

3)理由c的成立也有一定的可能性,依據是《商標法》(2013年修訂)第十一條“前款所列標志經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊”,類似的案例有“兩面針”商標,但難度非常大,要求爭議商標達到馳名的程度,并且爭議商標與商品提供者在相關公眾中建立唯一的聯系才可,要求高,舉證難度大,但強生一定不會放棄這一理由,必定會全力加大舉證強度。

商評委的裁決不是終局裁決,且該裁決理由亦非鐵板一塊,美國強生亦有翻盤的可能,若桂林中輝自以為勝券在握,疏于應對,則禍不遠矣。

4、商標注冊的法律風險?

從本案可以看出,美國強生被人“假冒”商標直至被“撤銷”商標,其主要原因是商標注冊有缺陷,其注冊的是一個有“直接描述商品特點”嫌疑的商標,固然,注冊此類商標可以搭商標特點的便車,容易引發商標與商品之間的聯系,壟斷此特點的描述,排斥其他經營者,但此類商標權利不穩定,隨時有可能被撤銷,導致長期使用商標在相關公眾中的識別度蕩然無存,損失慘重。所以,注冊商標應當妥善選取標示,以接近而不越界為好。

5、涉外代工中的商標法律風險?

本案中,桂林中輝屬于涉外代工,其印制“ONE  TOUCH”字樣屬于遵循定制商的指示,但這不意味著可推卸其法律責任。代工商具有審查定制商提供的商標是否合法的義務,這個審查義務的要求不高,僅要求形式審查,只要定制商提供相應的商標證書即可,不要求代工商做實質認定,如代工商疏于審查,或為承攬業務故意不審查,則視為與定制商共同侵犯商標權,同樣負法律責任。

代工商們,慎之慎之!

 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-05/16/c_121419278.htm美國強生狀告桂林民企侵權中輝總經理含冤而死

http://www.yao1.cn/medical-hot/detail/4043.html美國強生與桂林中輝8年恩怨

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